Budoucí využití výsledků výzkumu: co vám licence (ne)umožní

Úvod

Licenční smlouvy obvykle řeší kde, na jak dlouho a pro koho lze výsledek výzkumu využívat. Často se ale zapomíná na další klíčovou otázku: jakým způsobem.

Příliš úzké vymezení způsobu užití může být v praxi problematické, protože výzkumné projekty se často vyvíjejí a nové způsoby využití výsledků mohou vzniknout až v průběhu času. Na druhé straně však nelze sjednat zcela neomezené způsoby užití. Jak se k tomuto problému tedy staví praxe?

Sjednání způsobu užití v licenčních smlouvách

Zatímco účel, za jakým je licence poskytována odpovídá na otázku “proč” je dílo použito, způsob užití zodpovídá na otázku “jak” je dílo využito.

Podle občanského zákoníku platí, že licence může být poskytnuta pouze k takovému způsobu užití díla, který je znám v době uzavření smlouvy, přičemž k opačnému ujednání se nepřihlíží. Toto pravidlo zaručuje určitost licenční smlouvy a zakazuje poskytovateli licence předem se vzdát majetkového práva, o kterém v době uzavírání smlouvy neví.

Ujednání o „neomezeném způsobu užití“ se proto vykládá tak, že se vztahuje pouze na tehdy existující nebo předvídatelné formy využití. Přihlíží se také k tomu, za jakým účelem byla licence poskytnuta, pak je možné dílo užít těmi způsoby, které vedou k naplnění sjednaného účelu (ale vždy jen těmi, které jsou známy v době uzavření smlouvy).  

Zároveň nelze toto pravidlo obejít udělením sublicence k takovému novému účelu užití (zde zase platí, že nikdo nemůže udělit vice práv, než kolik sám má). 

Co s novými způsoby využití?

Na začátku vývoje nové technologie bude tento způsob užití zaměřen na testování vynálezu nebo know-how. Nicméně za rok může být situace jiná, například vyjde najevo možnost technologii komerčně využít nebo ji využít pro jiné, nové aplikace.

Právo nabízí několik řešení, nicméně je v případě spolupráce s veřejnými výzkumnými ústavy a vysokými školami nutné pamatovat také na specifická pravidla pro nakládání s jejich majetkem.

Postoupení výkonu majetkových práv a převod práv k patentu

Pokud jde o zaměstnanecká autorská díla, je možné postoupit výkon majetkových práv. Jde o jednorázové postoupení, omezené na trvání autorských práv (70 let po smrti autora), a zejména u něj neplatí omezení na způsob užití, který je známý při uzavírání smlouvy, ale vztahuje se na jakékoli využití, které je budoucnu vyjde na povrch.   

U software je možné autorská majetková práva postoupit i v případě, že nejde zaměstnanecké dílo (může jít například o software vzniklý na základě smlouvy o dílo). U software lze tedy postoupení majetkových práv doporučit téměř vždy.

U patentu se nabízí možnost jeho převodu, pak patent může majitel využívat neomezeně a například udělit zpětně licenci k dalšímu výzkumu a vývoji.

U obou zmíněných možností však úvahy naráží na výše uvedená pravidla nakládání s majetkem akademických institucí, kdy takové postoupení nebo převod práv není možné nebo minimálně žádané.

Jaké řešení tedy můžeme v praxi využít?

Licenční smlouva může obsahovat opční doložku, která příjemci licence poskytuje právo na rozšíření licence o nové způsoby užití, jakmile tyto způsoby vzniknou nebo se stanou technicky či komerčně relevantními. Výkon takové opce bývá zpravidla navázán na oznámení nového způsobu využití ze strany poskytovatele licence, přičemž smlouva stanoví lhůtu k jednostrannému uplatnění tohoto práva ze strany nabyvatele.

Taková úprava je vhodná pro nabyvatele licence zejména v případech, kdy existuje reálný předpoklad budoucího rozvoje možných způsobů využití duševního vlastnictví, například rozšíření původního využití v oblasti diagnostiky na využití terapeutické. V případě uplatnění opce pak může platit, že pro nový způsob využití budou automaticky aplikovatelné stejné podmínky, jaké platily pro původní licenci, nebo si strany vyhradí právo dohodnout dodatečné licenční podmínky odpovídající širšímu (nebo hodnotnějšímu) užití.

Vzorová klauzule:

“Nabyvateli licence se poskytuje bezúplatné opční právo na rozšíření této licence i na výsledky, které vzniknou po uzavření této smlouvy a které ke dni jejího podpisu nebyly známy. Poskytovatel licence se zavazuje písemně informovat nabyvatele o každém takovém výsledku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho vzniku. Nabyvatel je oprávněn opční právo uplatnit písemným oznámením do 60 dnů ode dne doručení oznámení o výsledku. Uplatněním opčního práva se licence rozšiřuje i na tento výsledek za stejných podmínek jako dosavadní licence, s výjimkou povinnosti úhrady jednorázové počáteční platby. Pokud nabyvatel opční právo neuplatní nebo se jej výslovně vzdá, je poskytovatel oprávněn s výsledkem volně nakládat.”

Alternativou (pro poskytovatele licence méně závaznou) k opčnímu právu je ujednání o tzv. přednostním právu k jednání o licenci nebo přednostní právu nabídku na uzavření licence odmítnout. Takové ujednání nezakládá právo na udělení licence, ale pouze povinnost poskytovatele licence nejprve jednat s tímto nabyvatelem a případně mu předložit nabídku před tím, než uzavře smlouvu s třetím subjektem. Výsledkem je pak nová licenční smlouva, nikoli automatické rozšíření stávající licence.

Vzorová klauzule:

“Poskytovatel poskytuje Nabyvateli přednostní právo pro komerční využití patentu mimo definovanou oblast využití a zavazují se vstoupit do jednání ohledně podmínek jakéhokoliv rozšíření oblasti využití patentu. Pro takové rozšíření bude uzavřena samostatná licenční smlouva nebo dodatek k této smlouvě a smluvní strany se zavazují v dobré víře jednat a postupovat tak, aby do šesti měsíců ode dne, kdy Nabyvatel požádá o zahájení jednání a Poskytovatel předloží podmínky takové licenční smlouvy, došlo k dohodě o základních podmínkách licenční smlouvy na novou nebo rozšířenou oblast využití.”

Je však třeba rozlišit situaci, kdy dochází k rozšíření způsobu užití, od případu, kdy se mění předmět licence (například rozšíření na další patenty nebo know-how). V takovém případě se nejedná o změnu rozsahu oprávnění v rámci téhož předmětu, ale o rozšíření předmětu licence, které si rovněž může vyžádat nové podmínky nebo samostatné ujednání.

Specifickým případem je licenční úprava ve smlouvách o společném výzkumu a vývoji, kde jsou výsledky typicky ve spoluvlastnictví smluvních stran. V těchto případech se často poskytuje licence pouze k tzv. Background IP – tedy existujícím právům, která strany do projektu vnášejí. Výsledky vzniklé v rámci výzkumu jsou pak předmětem samostatné smlouvy o jejich komercializaci, případně o rozdělení práv k těmto výsledkům a udělení licencí.

Závěr

Správné vymezení způsobu užití v licenční smlouvě je zásadní jak pro ochranu práv poskytovatele, tak pro zajištění právní jistoty a dostatečné flexibility na straně nabyvatele.

Zákon sice neumožňuje poskytovat licenci k neomezenému způsobu užití, ale v praxi je zároveň obtížné předvídat všechny budoucí formy využití již při uzavírání smlouvy.

Tento „problém“ lze efektivně řešit vhodným smluvním nastavením – například prostřednictvím opční doložky nebo přednostního práva k jednání o rozšíření licence. Takové mechanismy umožňují pružně reagovat na technologický vývoj a nové možnosti komerčního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje, aniž by byla narušena právní jistota.

Proto je důležité věnovat pozornost těmto ustanovením již ve fázi vyjednávání smlouvy a zvolit takové řešení, které odpovídá konkrétním zájmům stran a současně umožní efektivní a právně udržitelný transfer duševního vlastnictví.